Marchio Registrato: cosa c’è da sapere?

L’impresa dialoga attraverso un linguaggio che permette ai consumatori di associare prodotti o attività ad una specifica impresa.
Parliamo di segni distintivi, e in particolare modo del marchio registrato.

I segni distintivi

Tramite i segni distintivi l’impresa riesce ad essere riconoscibile e i consumatori riescono ad esprimere le loro preferenze di consumo. Tramite questo meccanismo si va a coltivare un rapporto di fiducia e di fidelizzazione fra consumatore e impresa.

Da questa piccola introduzione, possiamo capire che è nell’interesse di entrambi i soggetti che questi segni vengano utilizzati in maniera corretta.

Quali sono i segni distintivi?

• Marchio: rappresenta quello più importante, che sia un marchio registrato o non rimane protetto come segno distintivo
• Ditta: rappresenta il nome commerciale dell’imprenditore, il modo nel quale l’imprenditore si rapporta con altri imprenditori;
• Insegna: distingue i locali dell’impresa;
• Emblema: è assimilabile al marchio, rappresenta una componente figurativa, ha la funzione di indicazione di provenienza;
• Nomi di dominio: sono utilizzati nel web con funzione distintiva.

Il marchio registrato come segno distintivo

Come visto nelle righe precedenti, il marchio è il segno più rilevante economicamente, ed è anche quello più regolato normativamente.
Rappresenta quindi il segno distintivo per eccellenza, quando si parla di comunicazione fra imprese e clienti, spesso è anche oggetto di enormi investimenti in campo pubblicitario.

Nello specifico la sua funzione è quella distintiva. Tale funzione è importante sia ai fini della registrazione del marchio, sia ai fini della tutela del marchio.
Quindi in mancanza della funzione che permette al consumatore di associare un prodotto ad un imprenditore, manca anche la possibilità di avere un marchio registrato.

La funzione distintiva, richiede che l’uso del marchio sia esclusivo, ovvero che nessuno possa utilizzare lo stesso marchio per confondere i clienti.

Chi è titolare di un marchio registrato ha una serie di prerogative di uso.

• Onere d’uso del marchio: se non è utilizzato in alcun modo per 5 anni, decade;
• Specifico divieto di uso: il titolare del marchio non può consentire a terzi l’utilizzo del marchio senza licenza.

L’ordinamento quale funzione tutela

In linea generale non solo la funzione distintiva è tutelata dall’ordinamento giuridico.
Vediamo a livello storico alcune tutele.

La disciplina originaria del marchio prevedeva che esso non potesse essere trasferito senza l’azienda o un ramo d’azienda. Sostanzialmente non aveva una sua autonomia di circolazione in quanto garantiva in capo al consumatore la possibilità di identificare l’origine.
Oggi le cose sono cambiate, il marchio è cedibile anche senza cedere l’azienda o un ramo di essa.

L’ordinamento sanziona l’uso decettivo del marchio, quindi, in caso di un uso ingannevole non sarà più possibile tutelare il marchio nei confronti di nessuno.

Per rendere chiaro il concetto di uso decettivo vi facciamo un esempio molto semplice: Un’azienda decide di utilizzare la parola “cotone” come marchio per abiti sintetici, l’uso in questo caso è ingannevole, l’uso della stessa parola per prodotti non di tessuto, immaginiamo un marchio “cotone” per stoviglie, non rappresenterà alcun tipo di uso decettivo.

L’uso ingannevole di un marchio vieta automaticamente anche la sua cessione o la licenza.

In linea generale oggi la funzione distintiva non sembra più riferibile al complesso aziendale da cui proviene il marchio, ma al fatto che il marchio ha una funzione di conformità del prodotto al messaggio comunicato. In questo caso una parola come “bistecca” non può essere registrata come marchio, in quanto nessuno può avere l’esclusiva.

Requisiti di validità del marchio registrato

Capacità distintiva del marchio

L’articolo 7 del codice della proprietà industriale afferma che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto e combinazioni cromatiche aventi capacità distintiva.

Un segno per essere registrato come marchio deve essere estraneo al prodotto, ovvero non sarà possibile tutelare come marchio registrato una funzione, una caratteristica estetica o un valore sostanziale del prodotto.

Novità del marchio

Come ampiamente detto in precedenza, un marchio deve possedere una capacità distintiva, ulteriore requisito per la validità è la novità.

La novità deve essere sia sostanziale che formale.

Sostanzialmente, il marchio di cui si chiede la registrazione deve essere nuovo o quanto meno deve averlo utilizzato prima solo colui che sta chiedendo la registrazione.

Ci sono elementi che non escludono la novità di un marchio ai fini della sua registrazione. Questi elementi sono:

• Uso locale: ovvero il fatto che determinati marchi siano usati localmente e poi registrati a livello nazionale o europeo. Quindi il pre uso in un mercato solo locale non fa venire a meno la novità ai fini di registrazione del marchio;
• Uso senza notorietà: se il marchio è stato usato su della merce che non sono mai state messe in vendita.

In senso formale la novità viene meno se esiste un marchio depositato anteriormente che sia identico.
All’ufficio brevetti si deposita la domanda e si prende un numero di protocollo, la priorità vale in termini di anteriorità.
Quindi se due soggetti depositano la domanda per lo stesso marchio, avrà priorità il soggetto che l’ha depositata per primo.

Liceità del marchio

Un marchio per poter essere registrato deve presentare liceità.
Sono privi di liceità i marchi contrati alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Non sarà possibile registrare come marchio:

• Segni di interesse pubblico;
• Bandiere;
• Emblemi di stato;
• Segni decettivi con riferimento a quel settore merceologico idoneo a ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, la natura o la qualità del prodotto.

Il requisito della liceità deve esserci al momento della registrazione e deve continuare ad esserci anche successivamente. Se un marchio registrato diventa illecito decade.

Colori e suoni usati come marchio

Ulteriore focus su cui dobbiamo concentrarci è l’uso di colori e suoni come marchio registrato.

In primo luogo, bisogna sottolineare che esiste una distinzione tra un colore di un marchio figurativo dal marchio colore incorporato nel prodotto. Il marchio colore è qualcosa che va oltre al colore del marchio, diventa una sorta di esclusiva sul colore nel settore.
La giurisprudenza esclude la possibilità di brevettabilità di un colore puro, ad esempio il rosso. Tonalità sfumate, invece, possono rientrare in questo regime di brevettazione.

Dal punto di vista dei marchi sonori, sarà possibile registrarli solo se sono riproducibili o su un pentagramma o su una registrazione.

Come registrare un marchio?

Il diritto sul marchio registrato scaturisce dalla registrazione del segno che, a norma dell’articolo 9 del codice della proprietà industriale, può essere chiesta da chiunque.

La domanda di registrazione deve essere presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero del Made in Italy).
L’alternativa è la presentazione della domanda presso le camere di commercio, che poi provvederanno a inoltrare le richieste.

La domanda deve contenere una descrizione chiara e univoca del marchio e l’elenco dei prodotti e dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.

L’Ufficio effettua un esame sulla regolarità della domanda e verifica l’insussistenza di impedimenti evidenti, tali da determinare la nullità del marchio.
Dopo un primo esame la domanda verrà pubblicata sul bollettino ufficiale. Entro tre mesi dalla pubblicazione chiunque ritenga che quel marchio leda un suo diritto può presentare opposizione.

L’opposizione fa scattare una verifica di contradittorio, che, come esito, potrebbe avere:

• Accogliere l’opposizione, il richiedente può fare ricorso;
• Respingere l’opposizione.

Se l’esito finale è l’accoglimento della domanda di registrazione, questa sarà definitiva e verrà pubblicata nel bollettino ufficiale dei marchi d’impresa.

Registrazione di ritratti altrui come marchio

Anche i ritratti delle persone possono essere utilizzati come marchio. Ma la normativa prevede un previo consenso dell’interessato, e nel caso di morte, il consenso deve essere dato dal coniuge e dai figli.
In mancanza di figli o coniuge, il consenso deve essere chiesto ai genitori ascendenti o altri parenti fino al 4°grado.

Effetti della registrazione

Dopo la registrazione chiunque ne ha interesse può agire in giudizio per far valere la nullità di un marchio che è stato erroneamente registrato.

I diritti di esclusiva sul marchio decorrono dalla data di presentazione della domanda. Hanno durata 10 anni, ma la registrazione può essere periodicamente rinnovata.

Quindi possiamo dire che i diritti sul marchio possono avere una durata illimitata nel tempo.

In conclusione, abbiamo visto solamente una panoramica sul tema del marchio registrato.
La tutela del proprio marchio rappresenta un aspetto fondamentale per la vita di un’impresa, proprio in quanto grazie ad esso si riesce a instaurare un rapporto di fiducia con i consumatori.
Se sei interessato ad approfondire il tema, ti invitiamo a contattarci!

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